상표 출원 거절 통지, 의견서 대응 전략과 실무 솔루션
빠른 가이드: 거절 통지를 받았을 때 해야 할 일
상표 출원 후 거절 통지를 받으면 당황스럽지만, 체계적으로 대응하면 등록 가능성을 높일 수 있습니다. 다음 단계를 따라 진행하세요.
- 거절 이유를 정확히 파악하세요. 통지서에 기재된 법 조항과 구체적인 근거(선등록 상표, 식별력 부족 등)를 확인합니다.
- ** 의견서 제출 기한을 확인하세요.** 통지서 발송일로부터 보통 2개월 이내에 제출해야 하며, 기한을 놓치면 출원이 포기됩니다.
- 전문가와 함께 대응 전략을 수립하세요. 변리사와 상의하여 의견 제출, 보정, 분할 출원 등 최적의 방법을 결정합니다.
- 필요 시 AI 도구로 추가 조사를 진행하세요. 유사 상표 재검색, 지정상품 보정 등을 위해 전수조사 기반 검색 툴을 활용할 수 있습니다.
- ** 의견서를 작성하고 기한 내 제출하세요.** 논리적 근거와 판례, 비교 분석 자료를 첨부하여 심사관을 설득합니다.
상표 거절 통지란 무엇인가
상표 출원 거절 통지 란 특허청 심사관이 출원된 상표를 심사한 결과, 상표법에서 정한 등록 요건을 충족하지 못한다고 판단하여 출원인에게 발송하는 공식 문서입니다. 이는 출원이 최종 거절된 것이 아니라, 출원인에게 의견을 제시하거나 내용을 보정할 기회를 주는 중간 절차입니다.
거절 통지는 상표법 제54조에 따라 출원공고 결정 전 발송되며, 심사관은 거절 이유를 구체적으로 명시해야 합니다. 통지서에는 거절 근거가 된 법 조항(예: 제34조 제1항 제7호 – 선등록 상표와의 유사, 제33조 제1항 제3호 – 식별력 부족 등), 비교 대상 상표의 출원번호 및 지정상품, 의견 제출 기한 등이 기재됩니다.
거절 통지를 받았다고 해서 모든 출원이 실패하는 것은 아닙니다. 실제로 많은 출원인이 의견서 제출, 보정, 또는 분할 출원 등을 통해 최종 등록에 성공합니다. 중요한 것은 거절 이유를 정확히 이해하고, 법적 근거와 사실관계를 바탕으로 논리적으로 대응하는 것입니다.
자주 묻는 질문
Q. 거절 통지를 받으면 무조건 출원이 실패하나요?
A. 아닙니다. 거절 통지는 최종 결정이 아니라 의견 제출 기회를 주는 중간 단계입니다. 적절한 대응을 통해 등록받을 수 있습니다.
Q. 거절 통지서에는 어떤 내용이 담겨 있나요?
A. 거절 이유(법 조항), 비교 대상 상표 정보, 심사관의 판단 근거, 의견서 제출 기한 등이 명시됩니다.
Q. 거절 통지를 받은 후 아무 조치도 하지 않으면 어떻게 되나요?
A. 의견서 제출 기한(통상 2개월) 내에 대응하지 않으면 출원이 포기된 것으로 간주됩니다.
주요 거절 이유와 법적 근거
상표 출원이 거절되는 이유는 다양하지만, 대부분 상표법 제33조(식별력 관련) 및 제34조(선출원·유사 상표 관련) 위반으로 분류됩니다. 각 조항이 무엇을 규정하는지, 어떤 경우에 적용되는지를 이해하는 것이 효과적인 대응의 첫걸음입니다.
상표법 제33조 위반 – 식별력 부족
상표법 제33조 제1항 은 상표로 등록받을 수 없는 표장을 열거하고 있습니다. 대표적인 유형은 다음과 같습니다.
- 제1호: 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
예: "사과"를 사과 판매업에 출원하는 경우 - 제3호: 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
예: "특급호텔", "신선과일", "100% 천연" - 제7호: 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
예: "김철수", "서울상사"
이들 거절 이유는 상표가 자타상품 식별력을 갖추지 못했다 는 판단에 기초합니다. 다만, 동법 제33조 제2항에 따라 사용에 의한 식별력 을 입증하면 등록이 가능할 수 있습니다.
상표법 제34조 위반 – 선출원·유사 상표 저촉
상표법 제34조 제1항 제7호 는 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 동일·유사한 지정상품에 사용하는 경우 등록을 거절하도록 규정합니다. 이는 선출원주의 및 상표권 보호 를 위한 조항입니다.
거절 통지서에는 비교 대상 상표의 출원번호, 등록번호, 지정상품, 유사군코드가 명시되며, 심사관은 다음을 기준으로 유사 여부를 판단합니다.
- 외관·호칭·관념 의 유사성
- 지정상품의 동일·유사 여부 (유사군코드 기준)
- 거래 실정 과 일반 수요자의 혼동 가능성
예를 들어, "마크텍"과 "마크테크"는 호칭이 거의 동일하고, 지정상품이 같은 유사군코드에 속한다면 유사 상표로 판단될 수 있습니다.
그 외 거절 이유
- 제34조 제1항 제9호: 국내 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 타인의 선사용 상표와 동일·유사한 경우
- 제34조 제1항 제12호: 저명 상표와 동일·유사하여 부당하게 이익을 얻거나 손해를 입힐 염려가 있는 경우
거절 통지를 받은 후 대응 절차
거절 통지를 받았다면, 즉시 대응 방향을 결정해야 합니다. 의견서 제출 기한은 통지서 발송일로부터 2개월 이며, 기한 내 아무런 조치도 하지 않으면 출원이 포기됩니다.
1. 거절 이유를 정밀 분석하라
통지서를 받는 즉시 다음 사항을 체크하세요.
- 거절 근거 법 조항(제33조인가, 제34조인가)
- 비교 대상 상표(선등록 상표)의 출원번호, 권리 상태, 지정상품
- 심사관이 제시한 유사 판단 근거
이 단계에서 변리사와 긴밀히 협력하여 거절 이유의 타당성을 검토하고, 반박 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
2. 대응 전략 선택: 의견 제출 vs. 보정 vs. 분할
대응 방법은 크게 세 가지입니다.
- ** 의견서 제출**: 거절 이유가 타당하지 않다는 논리적 반박을 제시
예: 외관·호칭·관념이 실제로는 상이하다는 비교 분석, 지정상품이 유사군이 다르다는 주장 - 보정서 제출: 상표의 일부(도형, 색채 등)를 수정하거나 지정상품 일부를 삭제
예: 거절 대상 상품류 일부를 포기하고 나머지만 등록받기 - 분할 출원: 일부 지정상품에만 거절 이유가 있다면, 해당 상품을 분리하여 별도 출원으로 처리
어떤 전략을 선택할지는 사건별로 달라지므로, 특허법인 또는 특허사무소와 상의하여 결정하는 것이 일반적입니다.
3. 의견서 작성 및 제출
의견서는 심사관을 설득하는 법률 문서이므로, 다음 요소를 반드시 포함해야 합니다.
- 명확한 쟁점 정리: 거절 이유를 요약하고, 반박할 핵심 쟁점을 명시
- 법적 근거: 상표법 조문, 심사기준, 판례 인용
- 사실 관계: 비교 상표와의 차이점, 거래 실정, 사용 증거 등
- 비교 분석: 외관·호칭·관념을 도표나 이미지로 비교
- 결론: 등록받아야 하는 이유를 간결하게 요약
의견서는 기한 내 특허청에 제출해야 하며, 전자출원시스템(KIPRIS) 또는 특허로(Patent-Net)를 통해 온라인 제출이 가능합니다.
의견서 작성 핵심 포인트
의견서는 법적 설득력이 생명입니다. 심사관이 납득할 수 있도록 논리적 구조 와 풍부한 근거 를 갖춰야 합니다.
심사관을 설득하는 논리 구조
효과적인 의견서는 다음 흐름을 따릅니다.
- 쟁점 명시: "본 출원은 ○○ 이유로 거절되었으나, 다음 이유로 등록 가능합니다."
- 법리 설명: 상표법 조문과 심사기준을 인용하여 법리를 설명
- 사실 비교: 비교 대상 상표와 본 출원 상표의 차이점을 구체적으로 제시
- 판례 인용: 유사한 사건에서 법원이나 특허심판원이 등록을 인정한 사례를 제시
- 결론: 종합적으로 등록받아야 하는 이유를 재강조
외관·호칭·관념 비교 분석 방법
상표 유사 여부는 외관, 호칭, 관념 을 종합적으로 고려하여 판단합니다. 의견서에는 각 요소별로 차이점을 명확히 제시해야 합니다.
- 외관: 글자체, 색상, 도형 요소의 배치와 크기를 시각적으로 비교
- 호칭: 발음의 길이, 음절 수, 강세, 유사 발음 가능성을 분석
- 관념: 상표가 불러일으키는 의미, 느낌, 연상 이미지를 비교
예를 들어, "마크웍스"와 "마크워크"는 호칭상 유사할 수 있으나, 외관(영문 표기 Works vs. Work)과 관념(복수형의 뉘앙스 차이)에서 차이를 부각할 수 있습니다.
판례와 심사 사례 인용
특허심판원 결정례, 대법원 판례, 특허법원 판례 등을 인용하여 유사한 사건에서 등록이 인정된 선례 를 제시하는 것이 효과적입니다. 판례 인용 시 다음 정보를 명시하세요.
- 사건번호 및 판결일
- 해당 사건의 쟁점과 결론
- 본 사건과의 유사점
특허청과 법원은 선례를 중시하므로, 사실관계가 유사한 판례 를 찾아 제시하면 설득력이 크게 높아집니다.
자주 묻는 질문
Q. 의견서는 얼마나 길어야 하나요?
A. 길이보다 논리와 근거가 중요합니다. 보통 A4 5~10페이지 분량이며, 복잡한 사건은 더 길어질 수 있습니다.
Q. 의견서 제출 후 심사 결과는 언제 나오나요?
A. 통상 2~4개월이 소요되나, 사건에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 의견서가 받아들여지지 않으면 어떻게 하나요?
A. 최종 거절결정을 받은 후, 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
보정 및 분할 출원 활용법
의견서만으로 거절 이유를 해소하기 어려울 때는 보정 이나 분할 출원 을 활용할 수 있습니다. 이는 출원 내용 일부를 조정하여 등록 가능성을 높이는 전략입니다.
보정이란
보정 은 출원 내용의 일부를 수정하는 절차입니다. 상표 출원에서는 다음 사항을 보정할 수 있습니다.
- 지정상품의 축소 또는 삭제: 거절 이유가 특정 상품류에만 해당한다면 해당 상품을 삭제
- 상표의 형태 변경: 색채 한정, 도형 요소 수정 등(단, 동일성을 해치지 않는 범위 내)
보정은 요지 변경 에 해당하지 않아야 하므로, 상표의 본질을 바꾸는 수정은 불가능합니다. 예를 들어, 문자 상표 "마크웍스"를 "마크테크"로 변경하는 것은 요지 변경에 해당하여 허용되지 않습니다.
분할 출원이란
분할 출원 은 하나의 출원에 포함된 지정상품 중 일부를 별도의 출원으로 분리하는 절차입니다. 다음과 같은 상황에서 유용합니다.
- 일부 상품에만 거절 이유가 있는 경우
- 거절된 상품은 심판 또는 재심사를 거치고, 나머지 상품은 빠르게 등록받고 싶은 경우
분할 출원은 원출원의 출원일을 그대로 유지하므로, 선출원 지위를 잃지 않는 장점이 있습니다. 단, 분할 출원은 거절결정 전 또는 심판 계속 중에만 가능하므로 타이밍이 중요합니다.
보정·분할 시 유의사항
- 요지 변경 금지: 보정은 출원 내용의 동일성을 유지해야 합니다.
- 기한 준수: 보정서는 의견서 제출 기한 내에 함께 제출하는 것이 일반적입니다.
- 전략적 판단: 모든 상품을 포기하고 일부만 등록받을지, 아니면 전부를 대상으로 심판을 청구할지는 사업 전략과 연계하여 결정해야 합니다.
실무자를 위한 효율적 대응 도구
거절 통지 대응 과정에서 추가 유사 상표 조사, 지정상품 재검토, 보고서 작성 등은 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 특히 대형 특허법인이나 특허사무소에서는 동시다발적으로 여러 건의 거절 통지를 처리해야 하므로, 자동화 도구 의 활용이 실무 효율을 크게 높일 수 있습니다.
마크웍스(MarkWorks)를 활용한 유사 상표 재조사
마크웍스(MarkWorks) 는 변리사를 위한 AI 기반 상표 출원 종합 솔루션으로, 거절 통지 대응 시 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- KIPO DB 500만 건 이상 전수조사 아키텍처: 특허청 전체 상표 데이터베이스를 대상으로 누락 없는 유사 상표 탐색을 목표로 설계되었습니다. 심사관이 제시한 비교 대상 외에 추가 유사 상표가 있는지 재확인할 수 있습니다.
- 발음·의미·어원·자동번역 기반 유사도 판단: 단순 문자 매칭을 넘어, 호칭·관념 유사성까지 고려한 검색이 가능합니다. 외국어 상표의 경우 자동 번역 기능을 통해 관념 유사성을 분석할 수 있습니다.
- 2분 내 분석 및 보고서 완료: 상표명과 상품류를 입력하면, 병렬 처리 아키텍처를 통해 분석부터 보고서 생성까지 2분 이내에 완료됩니다. 급박한 기한 내에 대응 자료를 준비해야 할 때 유용합니다.
지정상품 보정을 위한 추천 기능
거절 이유가 특정 지정상품에만 해당한다면, 지정상품을 보정하는 것이 효과적입니다. 마크웍스는 다음 기능을 제공합니다.
- 유사군코드 기반 지정상품 추천: 거절된 상품과 유사군코드가 겹치지 않는 대체 상품을 추천하여, 보정 방향을 빠르게 결정할 수 있습니다.
- 자동 번역 및 보고서 출력: 추천된 지정상품 목록은 한글·영문 모두 제공되며, 보정서 작성에 바로 활용 가능한 형태로 출력됩니다.
보고서 자동 생성으로 시간 절약
의견서에 첨부할 비교 분석 자료 와 검색 결과 보고서 를 수작업으로 작성하는 것은 상당한 시간이 소요됩니다. 마크웍스는 다음을 자동으로 생성합니다.
- 검색어 및 근거 상표를 포함한 유사 상표 목록
- 지정상품 및 유사군코드 비교표
- 고객(출원인) 제출용 공식 보고서
이를 통해 변리사는 법률적 판단과 논리 구성에 집중할 수 있으며, 반복적인 자료 정리 작업에서 벗어날 수 있습니다.
글로벌 출원 대응 준비
국내 출원과 동시에 해외 출원을 진행하는 경우, 외국 상표 데이터 조사 가 필요합니다. 마크웍스는 현재 일본·미국 상표 데이터 연동 을 제공하고 있으며(단순 검색 제공 중, 향후 AI 검색 예정), 국내 거절 이유가 해외 출원에도 영향을 미칠 가능성을 사전에 검토할 수 있습니다.
실무 검증과 신뢰성
마크웍스는 1년 6개월의 개발 기간 과 변리사 대상 실무 PoC(Proof of Concept)를 거쳐 설계되었으며, PATINEX 2025 지식재산 데이터 활용 창업경진대회에서 특허청장상 을 수상했습니다. 다수의 대형 특허법인에서 실무 도입 중이라는 보도가 있으며, 월/연 구독 방식(Free/Pro/Enterprise 요금제)으로 특허사무소와 계약 운영되고 있습니다.
다만, 검색 결과는 참고 자료 이며, 최종 유사 여부 판단과 법적 책임은 변리사에게 있음 을 명확히 해야 합니다. AI 도구는 인간 전문가의 판단을 보조하는 역할을 하며, 법률 자문이나 변리사 역할을 대체하지 않습니다.
심판 및 소송 단계로 넘어가기 전에
의견서를 제출했음에도 최종 거절결정 을 받은 경우, 출원인은 두 가지 선택지를 갖습니다.
- 거절결정불복심판 청구: 특허심판원에 심판을 청구하여 거절결정의 당부를 다툼
- 재출원: 새로운 출원번호로 다시 출원(선출원 지위는 상실)
거절결정불복심판이란
거절결정불복심판 은 특허청의 거절결정에 불복하여 특허심판원 에 재심사를 요청하는 절차입니다. 심판 청구는 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내 에 해야 하며, 청구서에는 다음 내용을 포함해야 합니다.
- 청구 취지 및 이유
- 증거 자료(사용 증거, 판례, 감정서 등)
- 거절결정의 위법성 또는 부당성 주장
심판 과정에서는 구술심리 를 신청할 수 있으며, 심판관 앞에서 직접 주장을 펼칠 기회가 주어집니다. 심판 결과 불복 시 특허법원 에 소를 제기할 수 있고, 최종적으로는 대법원 까지 다툴 수 있습니다.
심판 청구 시 고려사항
- 비용: 심판 청구료, 대리인 보수 등 추가 비용이 발생합니다.
- 시간: 심판 결정까지 통상 6개월~1년 이상 소요될 수 있습니다.
- 승소 가능성: 변리사와 긴밀히 협의하여 승소 가능성을 현실적으로 평가해야 합니다.
재출원 전략
거절 이유가 명백하거나 시간·비용 대비 효과가 낮다고 판단되면, 상표를 수정하여 재출원하는 것이 합리적일 수 있습니다. 재출원 시 다음을 고려하세요.
- 상표의 외관·호칭·관념을 변경하여 유사성을 회피
- 지정상품을 조정하여 유사군 충돌 방지
- 재출원 전 사전 검색 을 통해 동일한 거절 이유가 재발하지 않도록 준비
결론: 체계적 대응이 등록 성공의 열쇠
상표 출원 거절 통지는 출원 과정에서 흔히 발생하는 단계이며, 체계적으로 대응하면 충분히 극복할 수 있습니다. 중요한 것은 거절 이유를 정확히 파악하고, 법적 근거와 사실관계를 바탕으로 논리적인 의견서를 작성하는 것입니다.
전문가의 조력 은 필수적입니다. 변리사는 법률 지식, 심사 실무 경험, 판례 데이터베이스를 바탕으로 최적의 대응 전략을 제시할 수 있습니다. 또한, 마크웍스(MarkWorks)와 같은 AI 기반 도구 를 활용하면 유사 상표 재조사, 지정상품 추천, 보고서 작성 등 반복 작업을 자동화하여 실무 효율을 높일 수 있습니다.
그러나 최종 판단과 법적 책임은 항상 변리사에게 있음 을 명심하세요. AI 도구는 데이터 기반 참고 자료를 제공하지만, 법률 자문을 대체하거나 심사 결과를 보장하지 않습니다. 전문가와 도구를 적절히 결합하여, 시간과 비용을 절약하면서도 높은 품질의 대응 을 구현하는 것이 현대 IP 실무의 핵심입니다.
거절 통지를 받았다면, 당황하지 말고 즉시 전문가와 상의하여 대응 계획을 세우세요. 기한을 놓치지 않고, 논리적 근거를 갖춘 의견서를 제출한다면, 등록 가능성은 충분히 열려 있습니다.